Conceden a Inditex el registro de la marca Zara Basic

 

Natalia González del Castillo -  

 

Bloomberg

Bogotá.  Las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales accedió a las solicitudes Emcoltex S.A y negó el registro de la marca a favor de Inditex S.A., fueron anuladas por la sección primera del Consejo de Estado.

Así lo decidió la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuesto Inditex S.A, que se fundamentó en que no era posible dar trámite a la oposición formulada por Emcoltex S.A, pues la sociedad en ningún momento reprodujo de manera exacta las marcas Siara, Sciara Y Sciarita, registradas por el oponente.

Para la sociedad recurrente, Zara Basic no es parecida a Siara, Sciara y Sciarita, previamente registrados, ni pretende semejar productos idénticos o semejantes a los distinguidos por éstas. La no confundibilidad entre las marcas se concluye de una encuesta de mercado practicada por la firma especializada Yanhaas S.A. a 300 mujeres de todos los estratos en las diferentes ciudades de Colombia., y en que visualmente las marcas bajo comparación tienen claras diferencias ortográficas.

Así mismo, el demandante se fundamentó en las disposiciones de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y afirmó que el signo denominativo Zara Basic es registrable porque es apto para distinguir productos o servicios en el mercado y goza de distintividad extrínseca e intrínseca, entre otras cosas, por su intensa utilización en el mercado de productos de la categoría 25 internacional entre los que se encuentra el vestuario.

Así mismo, expresó que la marca Zara es una marca notoria, ya que desde su inicio en 1963, la tienda Zara se ha ido expandiendo al punto de crear la sociedad Holding Inditex España, con el propósito de abrir almacenes en todas las ciudades del mundo.

Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de Resolución número 02383, que fue confirmada por la División de Signos Distintivos, resolvió acoger la oposición formulada por Emcoltex S.A. y negó el registro de la marca Zara Basic debido a que según su concepto, el registro previo de la marca Siara no le permite a Inditex obtener los derechos.

Esta entidad también argumentó que la notoriedad de la marca Zara sólo puede argüirse como argumento de irregistrabilidad, pero no de registrabilidad como lo pretende la demandante. Además, la SIC pidió a la corporación judicial no conceder las pretensiones de la sociedad demandante y negar su registro, toda vez que entre las marcas Zara, Siara, Sciara Y Sciarita existen semejanzas que las tornan confundibles, y por lo tanto inducirían a error al público sobre el producto que adquieren o sobre su procedencia.

Por último, esta entidad recalcó que la entrevista practicada por la firma Yanhaas S.A. a instancias de la demandante, no acreditó indiscutiblemente la no confundibilidad entre la marca demandante y las registradas previamente, ya que las preguntas se formulan siempre dando por sentado que existían dos marcas.

En atención a lo expuesto por las partes y teniendo en cuenta la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala de lo Contencioso Administrativo indicó que no obstante la demandante solicitó la interpretación de las disposiciones de la Decisión 486, la normatividad aplicable al asunto bajo examen era la contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, habida cuenta que era ésta la vigente para la fecha en que se elevó la solicitud de registro marcario, esto es en el año de 1999.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala señaló que es improbable relacionar Zara Basic, un signo compuesto por dos palabras, con Siara, Sciara Y Sciarita, marcas de una sola expresión. “Así, al observar sucesivamente las marcas es difícil llegar a confundirlas o asociarlas, pues no evocan un mismo concepto o idea, cuentan con letras diferentes y tienen una longitud disímil, circunstancias que impiden la configuración de la causal de irregistrabilidad contenida en las disposiciones de la Decisión 344”.

Finalmente, el fundamento principal que dio origen a la decisión de la Sala, fue que la titularidad de los signos mixtos opositores fue traspasada por Emcoldex S.A. a Inditex S.A, durante el curso del proceso.
En consecuencia, la irregistrabilidad derivada del riesgo de confusión y afectación de derechos de terceros no continuó siendo estudiada, pues para la fecha en que se profirió esta sentencia, no existían en el mercado otras marcas que restaran distintividad a Zara Basic (en la categoría 25) o que llevaran a error al consumidor sobre la procedencia de los productos, ya que tanto las marcas opositoras como la marca solicitada pasaron a ser propiedad de la misma empresa.

Por lo anterior, el Consejo de Estado declaró la nulidad de las resoluciones de la SIC, y a título de restablecimiento del derecho le ordenó conceder a la demandante el registro de la marca nominativa Zara Basic.


ARGUMENTO
La SIC resaltó que la notoriedad de una marca debe ser probada y no se trata de un presupuesto para acceder al registro de la misma con perjuicio de derechos adquiridos por terceros, ya que en la legislación comunitaria actual, esa característica constituye un mecanismo de defensa para impedir que otros registren un signo similar y se beneficien de la notoriedad que ha adquirido.

DIFERENCIA
Esta Corporación señaló que aunque las marcas compartan la vocal A y la consonante R, así como el sonido de la S en su pronunciación, esas similitudes no son suficientes para ocasionar riesgo de confusión entre los signos cotejados. Agregó, que la expresión Basic es de uso común dentro de la categoría 25 y no puede excluirse pues el consumidor reconoce y solicita la marca en su conjunto y no en forma fraccionada

CATEGORÍA
Inditex S.A. solicitó el registro de la marca Zara Basic, para identificar productos comprendidos en la categoría 25 internacional. Dicha categoría comprende en general vestuario tal como: “ “abrigos, bandas para la cabeza, trajes de baño, calzado en general, blusas, ropa interior, boinas, bufandas, camisas, camisetas, chalecos, corbatas, vestidos, pijamas, entre otros”.
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