Si una marca no se usa se pierde

Si una marca no se usa se pierde


PERIÓDICO EL MUNDO - MEDELLIN

If a trademark is not used it is lost

Si una marca no se usa se pierde 
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva 
16 de Agosto de 2015

Las acciones de cancelación de una marca las decide la Superintendencia de Industria y Comercio por notoriedad, vulgarización y por no uso.

Foto: Cortesía Las acciones contra las marcas son privadas, es decir las inicia una persona o empresa.

¿Una antiquísima marca de gaseosas podría perderse? En teoría sí, ya que debe renovar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cada diez años su registro de marca, debido a que estos nombres o identificaciones no son eternos. La razón: su usuario debe demostrar que la está usando.

Esta semana por ejemplo la SIC tuvo que tomar una decisión de este tipo. Se trata de la decisión por medio de la cual se canceló parcialmente la marca Águilas Doradas, para servicios de “educación, formación, esparcimiento y actividades culturales” y en consecuencia, sólo estará vigente para distinguir “actividades deportivas”, como la del equipo de fútbol profesional, marca cuyo titular a la fecha de presentación de la cancelación era la Corporación Deportiva Itagüí Ditaires.

Señala la nota de prensa de la SIC, que se adoptó la decisión, teniendo en cuenta que se probó que la marca no había sido usada en los últimos tres años para distinguir servicios de “educación, formación, esparcimiento y actividades culturales”, pero que sí lo había sido en relación con “actividades deportivas”. Por lo cual perdió la marca para los primeros.

María José Lamus, directora de la Oficina de Signos Distintivos de la SIC, quien tomó la decisión, explica: “Las marcas son un derecho que otorga el Estado para que las empresas las usen en el mercado y generan unos derechos de exclusividad y exclusión”. 

“Pero así como confieren derechos, en paralelo las empresas tienen unas obligaciones que es usarlas en el mercado”, agrega Lamus. “Usted tiene tres años para utilizar su marca desde el momento en que quede en firme el uso de la concesión. Pasados esos tres años, las marcas quedan en un estado que deben usarse, o si no, cualquier persona que quiera usar esa marca y vea que no está siendo empleada puede iniciar una acción de cancelación ante la SIC. Se denomina proceso de cancelación por no uso”.

Indica la funcionaria que el interesado hace la solicitud, se inicia un proceso de prueba de la marca, notifican al titular de la misma para que presente sus pruebas, y si no contestan o si las pruebas no son relevantes se cancela totalmente.

“Tendrían que traer pruebas de ventas, estados financieros, facturación incluso publicidad, que hace constar que la empresa ha vendido el producto y que está en la calle”.

Consultado al respecto, el abogado Juan Felipe Acosta Sánchez, del bufete OlarteMoure, especialista en derecho de marca, explica que el fundamento de estos procedimientos se encuentra en el capítulo V de la Decisión 486, del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, que regula lo concerniente a las cancelaciones de registro.

Dicho artículo señala: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular (...) durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.

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Los nachos

Existe el caso de marcas cuyo uso se vuelve tan común, que la gente termina definiendo el producto con ese nombre, olvidando si pertenece a determinada empresa o no. Es este el caso de los conocidos nachos.

La acción tomada por la SIC en este caso se llama cancelación por vulgarización, explica la funcionaria María José Lamus, e indica que “se basa en que el nombre como marca, registrado a nombre de la sociedad Ferris Enterprises Corp. es actualmente la forma usual de designar productos tales como nachos y tortillas de maíz”.

“Para el 100% de los consumidores entrevistados, nachos es un tipo de alimento y no un identificador empresarial” apunta la nota de prensa de la Superintendencia.